La phrase fondatrice du reverse engineering vient d'un procès qu'Atari a perdu
Le 10 septembre 1992, la Court of Appeals for the Federal Circuit écrit une phrase que le monde du logiciel cite depuis : « reverse engineering object code to discern the unprotectable ideas in a computer program is a fair use ». Désassembler du code machine pour atteindre les idées non protégeables relève de l'usage loyal. La phrase est authentique, elle figure dans Atari Games Corp. and Tengen, Inc. v. Nintendo of America Inc. and Nintendo Co., Ltd., 975 F.2d 832.
Le dernier mot de l'arrêt est moins cité : AFFIRMED. L'injonction préliminaire qui interdisait à Atari d'exploiter le programme de Nintendo est confirmée. La partie qui plaidait la liberté de rétro-ingénierie obtient le principe et perd la manche. Rien n'est tranché au fond : à ce stade de la procédure, la cour se prononce seulement sur la probabilité que Nintendo l'emporte, et elle la juge suffisante. Deux motifs indépendants la portent, la copie obtenue au Copyright Office et la similarité substantielle entre les deux programmes. S'y ajoute, sur la défense soulevée par Atari, une phrase que la cour reprend de l'ordonnance de première instance du 11 avril 1991 : « Atari lied to the Copyright Office in order to obtain the copyrighted 10NES program ».
Une serrure répartie sur deux puces
Le 10NES est un programme réparti sur deux puces, dont la fonction est d'empêcher la console d'accepter les cartouches non autorisées : une puce maîtresse dans la console, la serrure, une puce esclave dans la cartouche, la clé. À l'insertion, la console attend un message codé. S'il arrive, elle démarre. Sinon elle refuse la cartouche. Le brevet du dispositif, US 4 799 635, déposé le 23 décembre 1985 au nom de Nintendo Co. Ltd., inventeur Katsuya Nakagawa, et délivré le 24 janvier 1989, décrit deux composants jumeaux, par exemple des microprocesseurs, montés l'un dans la mémoire externe et l'autre dans l'unité principale : synchronisés, ils exécutent la même opération selon le même programme, échangent leurs résultats et les comparent.
L'enjeu n'est pas technique, il est contractuel. Dans une décision du 7 mars 1990 entre les mêmes parties, la Federal Circuit présente Nintendo comme le leader incontesté du secteur, avec 80 % du marché des jeux vidéo domestiques. Le chiffre figure dans l'exposé des faits, il n'y est pas discuté. Le 10NES transforme cette part en péage : pas de clé sans licence. Celle qu'Atari accepte en décembre 1987 la plafonne à cinq nouveaux jeux NES par an, lui interdit d'adapter un jeu pour un autre système domestique pendant deux ans à compter de sa première vente, et impose que Nintendo fabrique les cartouches avant de les lui revendre. Sa filiale Tengen sort trois jeux sous ce régime, énumérés par la cour en 1990 : Pac-Man, Gauntlet et RBI Baseball.
Atari attaque la serrure dès 1986. Écouter le dialogue entre les deux puces ne donne rien. Les analystes passent aux puces elles-mêmes : décapage chimique couche par couche, examen au microscope du code objet, dont Atari recopie des fragments. Ce n'est pas assez pour reproduire le système de sécurité.
Le formulaire de 1988
Le Copyright Office garde sous son contrôle une partie des exemplaires déposés à l'enregistrement, dont celui du 10NES. Il ne les conserve pas tous, et l'article 17 U.S.C. § 706(b) réserve la délivrance de copies aux conditions fixées par son règlement. Le § 201.2(d)(2) du titre 37 du Code of Federal Regulations, dans sa version amendée au 1er juillet 1986, ouvre trois portes : l'autorisation du titulaire, une décision de justice, ou la demande écrite d'un avocat agissant pour une partie dans un litige « actual or prospective ». La troisième exige le nom de toutes les parties et la nature du différend, celui de la juridiction saisie ou, pour une procédure seulement envisagée, un exposé complet des faits, et l'assurance que la reproduction ne servira qu'à ce litige.
Début 1988, l'avocat d'Atari emprunte cette troisième porte. Selon la cour, la demande affirmait faussement qu'Atari était alors défenderesse dans une affaire pendante devant le Northern District of California, et donnait à la Bibliothèque du Congrès l'assurance que la copie « [would] be used only in connection with the specified litigation ». Aucune procédure de ce type n'existe. Atari n'assignera Nintendo qu'en décembre 1988, sur le terrain antitrust et la concurrence déloyale, et Nintendo n'engagera son action en contrefaçon qu'en novembre 1989.
Atari plaide que le règlement vise aussi le litige prospectif. La cour répond que le mot suppose plus qu'une attente subjective de procès à une date indéterminée : il faut une crainte objective et raisonnable, sans quoi il suffirait d'alléguer un désaccord futur et spéculatif pour obtenir la copie de n'importe quelle œuvre déposée. Puis elle referme le raisonnement sur lui-même. En 1988, Atari était licenciée, et surtout sans aucun produit, contrefaisant ou non, capable de remplir la fonction du 10NES. « Without any allegedly infringing program at all in 1988, Atari had no reason to fear a copyright infringement suit from Nintendo. » Le raisonnement est circulaire par construction, et la cour l'assume : Atari ne risquait rien précisément parce qu'elle n'avait pas encore cloné la puce, donc elle n'avait aucun titre à la copie qui lui a permis d'y arriver. La fraude n'est pas déclarée établie pour autant, la cour dit seulement que Nintendo est susceptible de la démontrer.
Avec le code source sous les yeux, Atari revient aux puces décapées. Au microscope, ses analystes transcrivent le code objet en une liste manuscrite de zéros et de uns, puis se servent du document du Copyright Office pour en corriger les erreurs. La cour est explicite : la copie du Copyright Office a facilité la réplication du code objet.
Ce que le Rabbit n'avait aucune raison de faire
Le clone qui en sort s'appelle Rabbit. Il tourne sur un autre microprocesseur, plus rapide, ce qui oblige Atari à insérer des pauses pour rester audible par la puce maîtresse, et il est écrit dans un autre langage. Ligne à ligne, les deux programmes diffèrent. Les signaux qu'ils produisent sont, selon la constatation du juge de première instance, fonctionnellement indiscernables.
C'est le superflu qui trahit. La puce esclave de Nintendo fait plus qu'ouvrir la console : elle se coupe si le message reçu de la puce maîtresse est erroné. Le Rabbit reproduit ce comportement, inutile à son objectif déclaré. Second indice : Nintendo a modifié son programme esclave en 1987 en supprimant des instructions, et le Rabbit contient l'équivalent de ces instructions supprimées. Ces éléments inutiles, écrit la cour, suggèrent fortement la similarité substantielle, et elle s'appuie sur une jurisprudence pour laquelle les erreurs communes sont la plus forte preuve de copie. Elle cite Learned Hand : « No plagiarist can excuse the wrong by showing how much of his work he did not pirate » (Sheldon v. Metro Goldwyn Pictures Corp., 81 F.2d 49, 56, 2d Cir. 1936). Atari répond que ces instructions préparaient une compatibilité future ; refuser de fonder une justification sur des événements futurs spéculatifs, juge la cour d'appel, n'était pas un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge.
Le principe est acquis, la partie qui l'invoquait est écartée
Sur le principe, la cour donne raison à Atari. Un auteur ne peut pas s'offrir une protection de type brevet en mettant une idée, un procédé ou une méthode dans un format illisible, puis en poursuivant ceux qui cherchent à les comprendre. Le désassemblage nécessaire à cette compréhension est un usage loyal, et le tribunal de première instance avait tort de présumer l'inverse : Atari pouvait légalement décaper des puces qu'elle détenait légitimement.
Suit la restriction qui décide de tout. Pour invoquer le fair use, il faut posséder une copie autorisée de l'œuvre. La cour renvoie à Harper & Row v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985), où la Cour suprême jugeait l'exploitation consciente d'un manuscrit dérobé incompatible avec la bonne foi qui fonde l'exception. D'où la formule qui condamne Atari : « Reverse engineering, untainted by the purloined copy of the 10NES program and necessary to understand 10NES, is a fair use. » Le principe existe, il ne couvre que la part du travail restée indemne de la copie irrégulièrement obtenue, et Atari a mélangé les deux.
Restait la défense d'abus de droit d'auteur, tirée notamment de la clause d'exclusivité de deux ans imposée aux licenciés. Un seul circuit y avait alors fait droit, dans Lasercomb America v. Reynolds, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990), et aucun texte ne la consacre : c'est, dit la cour, une construction purement équitable. Or celui qui demande l'équité doit s'y présenter les mains propres, règle qu'elle rattache à Keystone Driller Co. v. General Excavator Co., 290 U.S. 240, 245 (1933). Le mensonge au Copyright Office ferme la porte, et la cour prend soin de ne pas trancher davantage : même si le Ninth Circuit devait un jour admettre cette défense, Atari paraît hors d'état de l'invoquer. La demande de nouvelle audience est rejetée, et la suggestion de réexamen en formation plénière écartée, le 17 novembre 1992.
Ce que l'histoire a retenu à la place
L'autre décision de la même saison va en sens inverse. Le 3 avril 1992, le tribunal fédéral de Californie du Nord interdit à Accolade de désassembler le code de Sega et de vendre les jeux qui en sont issus. Le 28 août 1992, le Ninth Circuit ordonne la levée de cette injonction et annonce que son opinion suivra. Elle est rendue le 20 octobre 1992, Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510, puis amendée le 6 janvier 1993 : le désassemblage est en droit un usage loyal lorsqu'il constitue le seul moyen d'accéder aux éléments non protégés du code et que celui qui l'entreprend a un motif légitime de vouloir y accéder. Accolade avait acheté une console Genesis et trois cartouches Sega dans le commerce, puis câblé un décompilateur dans le circuit de la console.
La chronologie vaut d'être tenue dans l'ordre, car elle est souvent racontée à l'envers. Quand la Federal Circuit statue le 10 septembre 1992, le Ninth Circuit a déjà fait tomber l'injonction depuis treize jours, mais n'a pas encore publié ses motifs. La Federal Circuit cite donc le jugement de première instance de l'affaire Sega, 785 F. Supp. 1392, comme allant en sens contraire du sien. C'est ce jugement dont le Ninth Circuit publiera la réformation motivée six semaines plus tard.
Voilà pourquoi la version populaire s'est imposée. Deux décisions quasi simultanées disent à peu près la même chose du désassemblage, mais l'une se termine par la victoire de celui qui désassemble et l'autre par une injonction contre lui. La phrase la plus citable vient du dossier perdant, détachée du mensonge qui l'accompagnait. S'y ajoute une différence de fond rarement rappelée : la Federal Circuit conditionne le fair use à la possession d'une copie autorisée, condition que le Ninth Circuit ne pose pas, lui qui écarte au contraire l'argument tiré du § 117 et de la qualité de propriétaire légitime de l'exemplaire. Et une ironie de compétence : ce classique du droit d'auteur logiciel sort de la cour des brevets, saisie parce que le litige consolidé comportait des demandes en contrefaçon de brevet, et appliquant un droit d'auteur emprunté au Ninth Circuit.
Reste une trace plus discrète que la phrase sur l'usage loyal : un formulaire. En 1991, avant même l'arrêt d'appel, le Copyright Office diffuse un avis publié au 56 Fed. Reg. 12 957, que la Federal Circuit reproduit en note. L'Office y constate qu'un avocat remplissant l'ancienne Litigation Statement pouvait alléguer en termes généraux l'existence d'un différend là où il n'en existait aucun, et obtenir ainsi des reproductions que le règlement n'autorisait pas. Le formulaire est amendé pour exiger des précisions sur les procédures envisagées et des pièces justificatives. L'avis ne nomme personne, et l'Office n'a pas dit ce qui l'avait alerté : la coïncidence de dates avec l'affaire est frappante, elle ne fait pas une démonstration. La correction, elle, a tenu. La circulaire 6, revue en 2019, demande à qui invoque une procédure seulement envisagée d'exposer complètement les faits du différend, de joindre toute lettre ou document étayant l'éventualité du procès, et impose le formulaire officiel, dont aucun substitut n'est accepté.