La frase fundacional de la ingeniería inversa viene de un juicio que Atari perdió
El 10 de septiembre de 1992, la Court of Appeals for the Federal Circuit escribe una frase que el mundo del software cita desde entonces: «reverse engineering object code to discern the unprotectable ideas in a computer program is a fair use». Desensamblar código máquina para llegar a las ideas no protegibles es un uso legítimo. La frase es auténtica y figura en Atari Games Corp. and Tengen, Inc. v. Nintendo of America Inc. and Nintendo Co., Ltd., 975 F.2d 832.
La última palabra de la sentencia se cita mucho menos: AFFIRMED. Se confirma el mandato preliminar que prohibía a Atari explotar el programa de Nintendo. La parte que defendía la libertad de ingeniería inversa gana el principio y pierde el asalto. Nada queda resuelto en cuanto al fondo: en esta fase del procedimiento el tribunal solo se pronuncia sobre la probabilidad de que Nintendo se imponga, y la considera suficiente. Dos motivos independientes sostienen la decisión, la copia obtenida en el Copyright Office y la similitud sustancial entre los dos programas. A ellos se añade, sobre la defensa planteada por Atari, una frase que el tribunal recoge de la resolución de primera instancia del 11 de abril de 1991: «Atari lied to the Copyright Office in order to obtain the copyrighted 10NES program».
Una cerradura repartida en dos chips
El 10NES es un programa repartido en dos chips cuya función es impedir que la consola acepte cartuchos no autorizados: un chip maestro en la consola, la cerradura, y un chip esclavo en el cartucho, la llave. Al insertar el cartucho, la consola espera un mensaje codificado. Si llega, arranca. Si no, rechaza el cartucho. La patente del dispositivo, US 4.799.635, presentada el 23 de diciembre de 1985 a nombre de Nintendo Co. Ltd., inventor Katsuya Nakagawa, y concedida el 24 de enero de 1989, describe dos componentes gemelos, por ejemplo microprocesadores, montados uno en la memoria externa y otro en la unidad principal: sincronizados, ejecutan la misma operación con el mismo programa, intercambian sus resultados y los comparan.
Lo que está en juego no es técnico, es contractual. En una decisión del 7 de marzo de 1990 entre las mismas partes, el Federal Circuit presenta a Nintendo como el líder indiscutible del sector, con el 80 % del mercado de los videojuegos domésticos. La cifra aparece en la exposición de los hechos y allí nadie la discute. El 10NES convierte esa cuota en un peaje: no hay llave sin licencia. La que Atari acepta en diciembre de 1987 la limita a cinco juegos nuevos de NES al año, le prohíbe adaptar un juego a otro sistema doméstico durante dos años desde su primera venta e impone que Nintendo fabrique los cartuchos antes de revendérselos. Su filial Tengen saca tres juegos bajo ese régimen, enumerados por el tribunal en 1990: Pac-Man, Gauntlet y RBI Baseball.
Atari ataca la cerradura ya en 1986. Escuchar el diálogo entre los dos chips no da nada. Los analistas pasan a los chips mismos: decapado químico capa a capa, examen al microscopio del código objeto, del que Atari copia fragmentos a mano. No basta para reproducir el sistema de seguridad.
El formulario de 1988
El Copyright Office mantiene bajo su control una parte de los ejemplares depositados en el registro, entre ellos el del 10NES. No los conserva todos, y el artículo 17 U.S.C. § 706(b) somete la entrega de copias a las condiciones fijadas por su reglamento. El § 201.2(d)(2) del título 37 del Code of Federal Regulations, en su versión modificada el 1 de julio de 1986, abre tres puertas: la autorización del titular, una resolución judicial, o la solicitud escrita de un abogado que actúe por una parte en un litigio «actual or prospective». La tercera exige el nombre de todas las partes y la naturaleza de la controversia, el del tribunal que conoce del asunto o, para un procedimiento solo previsto, una exposición completa de los hechos, y la garantía de que la reproducción servirá únicamente para ese litigio.
A principios de 1988, el abogado de Atari toma esa tercera puerta. Según el tribunal, la solicitud afirmaba falsamente que Atari era entonces demandada en un asunto pendiente ante el Northern District of California, y daba a la Biblioteca del Congreso la garantía de que la copia «[would] be used only in connection with the specified litigation». No existía ningún procedimiento semejante. Atari no demandará a Nintendo hasta diciembre de 1988, por vía antimonopolio y competencia desleal, y Nintendo no ejercerá su acción por infracción hasta noviembre de 1989.
Atari alega que el reglamento cubre también el litigio previsto. El tribunal responde que la palabra supone algo más que una expectativa subjetiva de pleito en una fecha indeterminada: hace falta un temor objetivo y razonable, sin el cual bastaría con invocar un desacuerdo futuro y especulativo para obtener la copia de cualquier obra depositada. Después cierra el razonamiento sobre sí mismo. En 1988 Atari era licenciataria y, sobre todo, no tenía ningún producto, infractor o no, capaz de cumplir la función del 10NES. «Without any allegedly infringing program at all in 1988, Atari had no reason to fear a copyright infringement suit from Nintendo.» El razonamiento es circular por construcción, y el tribunal lo asume: Atari no arriesgaba nada precisamente porque aún no había clonado el chip, así que no tenía título alguno sobre la copia que le permitió lograrlo. Con todo, el fraude no se declara probado; el tribunal dice solo que Nintendo puede llegar a demostrarlo.
Con el código fuente delante, Atari vuelve a los chips decapados. Al microscopio, sus analistas transcriben el código objeto en una lista manuscrita de ceros y unos, y luego se sirven del documento del Copyright Office para corregir sus errores. El tribunal es explícito: la copia del Copyright Office facilitó la replicación del código objeto.
Lo que el Rabbit no tenía ninguna razón para hacer
El clon que sale de ahí se llama Rabbit. Funciona con otro microprocesador, más rápido, lo que obliga a Atari a insertar pausas para seguir siendo audible para el chip maestro, y está escrito en otro lenguaje. Línea a línea, los dos programas difieren. Las señales que producen son, según la constatación del juez de primera instancia, funcionalmente indistinguibles.
Lo que delata es lo superfluo. El chip esclavo de Nintendo hace algo más que abrir la consola: se apaga si el mensaje recibido del chip maestro es erróneo. El Rabbit reproduce ese comportamiento, inútil para su objetivo declarado. Segundo indicio: Nintendo modificó su programa esclavo en 1987 suprimiendo instrucciones, y el Rabbit contiene el equivalente de esas instrucciones suprimidas. Esos elementos inútiles, escribe el tribunal, sugieren con fuerza la similitud sustancial, y se apoya en una jurisprudencia para la que los errores comunes son la prueba más sólida de copia. Cita a Learned Hand: «No plagiarist can excuse the wrong by showing how much of his work he did not pirate» (Sheldon v. Metro Goldwyn Pictures Corp., 81 F.2d 49, 56, 2d Cir. 1936). Atari responde que esas instrucciones preparaban una compatibilidad futura; negarse a fundar una justificación en hechos futuros y especulativos, juzga el tribunal de apelación, no fue un abuso de la facultad de apreciación del primer juez.
El principio queda adquirido, la parte que lo invocaba queda apartada
Sobre el principio, el tribunal da la razón a Atari. Un autor no puede procurarse una protección de tipo patente metiendo una idea, un procedimiento o un método en un formato ilegible y persiguiendo después a quienes tratan de comprenderlos. El desensamblado necesario para esa comprensión es un uso legítimo, y el tribunal de primera instancia se equivocaba al presumir lo contrario: Atari podía decapar legalmente unos chips que poseía de forma legítima.
Sigue la restricción que lo decide todo. Para invocar el fair use hay que poseer una copia autorizada de la obra. El tribunal remite a Harper & Row v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985), donde el Tribunal Supremo consideró que explotar a sabiendas un manuscrito sustraído era incompatible con la buena fe en la que se funda la excepción. De ahí la fórmula que condena a Atari: «Reverse engineering, untainted by the purloined copy of the 10NES program and necessary to understand 10NES, is a fair use.» El principio existe, solo cubre la parte del trabajo que quedó indemne de la copia obtenida de forma irregular, y Atari mezcló las dos.
Quedaba la defensa de abuso del derecho de autor, extraída en particular de la cláusula de exclusividad de dos años impuesta a los licenciatarios. Un solo circuito la había admitido entonces, en Lasercomb America v. Reynolds, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990), y ningún texto la consagra: es, dice el tribunal, una construcción puramente equitativa. Ahora bien, quien pide equidad debe presentarse con las manos limpias, regla que vincula a Keystone Driller Co. v. General Excavator Co., 290 U.S. 240, 245 (1933). La mentira al Copyright Office cierra la puerta, y el tribunal se cuida de no resolver más de lo necesario: incluso si el Ninth Circuit llegara un día a admitir esa defensa, Atari parece incapaz de invocarla. La solicitud de nueva vista fue rechazada, y la sugerencia de reexamen en pleno, descartada, el 17 de noviembre de 1992.
Lo que la historia retuvo en su lugar
La otra decisión de la misma temporada va en sentido contrario. El 3 de abril de 1992, el tribunal federal del norte de California prohíbe a Accolade desensamblar el código de Sega y vender los juegos que salen de ahí. El 28 de agosto de 1992, el Ninth Circuit ordena levantar ese mandato y anuncia que su opinión llegará después. Se dicta el 20 de octubre de 1992, Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510, y se modifica el 6 de enero de 1993: el desensamblado es en derecho un uso legítimo cuando constituye el único medio de acceder a los elementos no protegidos del código y quien lo emprende tiene un motivo legítimo para querer acceder a ellos. Accolade había comprado una consola Genesis y tres cartuchos de Sega en el comercio, y después había cableado un descompilador en el circuito de la consola.
La cronología merece mantenerse en orden, porque a menudo se cuenta al revés. Cuando el Federal Circuit resuelve el 10 de septiembre de 1992, el Ninth Circuit ya ha derribado el mandato trece días antes, pero todavía no ha publicado sus motivos. El Federal Circuit cita entonces la sentencia de primera instancia del asunto Sega, 785 F. Supp. 1392, como contraria a la suya. Es esa misma sentencia cuya revocación motivada publicará el Ninth Circuit seis semanas más tarde.
He aquí por qué se impuso la versión popular. Dos decisiones casi simultáneas dicen más o menos lo mismo del desensamblado, pero una termina con la victoria de quien desensambla y la otra con un mandato en su contra. La frase más citable viene del expediente perdedor, separada de la mentira que la acompañaba. A ello se suma una diferencia de fondo que rara vez se recuerda: el Federal Circuit condiciona el fair use a la posesión de una copia autorizada, condición que el Ninth Circuit no impone, ya que este descarta al contrario el argumento extraído del § 117 y de la condición de propietario legítimo del ejemplar. Y una ironía de competencia: este clásico del derecho de autor del software sale del tribunal de patentes, que conoció del caso porque el litigio consolidado incluía demandas por infracción de patente, y que aplicó un derecho de autor tomado del Ninth Circuit.
Queda un rastro más discreto que la frase sobre el uso legítimo: un formulario. En 1991, antes incluso de la sentencia de apelación, el Copyright Office difunde un aviso publicado en 56 Fed. Reg. 12.957, que el Federal Circuit reproduce en nota. La Oficina constata allí que un abogado que rellenaba el antiguo Litigation Statement podía alegar en términos generales la existencia de una controversia donde no había ninguna, y obtener así reproducciones que el reglamento no autorizaba. El formulario se modifica para exigir precisiones sobre los procedimientos previstos y documentos justificativos. El aviso no nombra a nadie, y la Oficina no dijo qué la había alertado: la coincidencia de fechas con el asunto es llamativa, pero no constituye una demostración. La corrección, en cambio, se mantuvo. La circular 6, revisada en 2019, pide a quien invoca un procedimiento solo previsto que exponga por completo los hechos de la controversia, que adjunte toda carta o documento que respalde la eventualidad del pleito, e impone el formulario oficial, del que no se acepta ningún sustituto.